Il fenomeno del customizing
Aggiornamento: 30 nov 2020
Cos’è il customizing e quali sono le sue conseguenze sul piano giuridico
Autore: Avv. Ginevra Lombardi
Come anticipato nell’articolo su “Il marchio e la sua registrazione”, con la registrazione il titolare ottiene i c.d. diritti di esclusiva sul marchio, ovvero la facoltà di usare il proprio segno in via esclusiva e di impedirne l’uso a chiunque non sia autorizzato.
Quello che non abbiamo detto all’epoca è che esiste un articolo nel Codice della Proprietà Industriale (“c.p.i.”), l’articolo 5, che disciplina il principio dell’esaurimento del diritto del marchio, principio in virtù del quale il titolare di un marchio, una volta immessi sul mercato i proprio prodotti, non può opporsi alla loro ricommercializzazione da parte di terzi, poiché questo andrebbe a limitare eccessivamente la libera concorrenza nel mercato.
Senza entrare nel dettaglio di questo articolo e della relativa disciplina, questo richiamo serve a giustificare come mai, ad esempio, il proprietario di un negozio vintage possa vendere una borsa di un famoso brand acquistata da un privato, precedente possessore, in modo assolutamente lecito pur non essendo un distributore ufficiale di quel marchio.
Diverso è il caso in cui si acquisti in un negozio vintage dei bottoni con sopra il marchio di una nota società i quali poi siano poi apposti su una giacca prodotta da un terzo e offerta in vendita. Questo fenomeno prende il nome di customizing e consiste nel creare un prodotto nuovo combinando il marchio celebre con altri elementi e avendo cura di mantenerlo bene in vista.
La differenza con il primo esempio risiede proprio nel fatto che il prodotto “customizzato” è un prodotto nuovo, autonomo e diverso rispetto a quello immesso sul mercato dal titolare del marchio in questione e pertanto non è da lui autorizzato. Inoltre, è evidente come, in questo caso, l’intenzione dell’autore del prodotto artefatto è quella di sfruttare il potere attrattivo del marchio altrui per ottenere un ingiustificato vantaggio e, automaticamente, causare un pregiudizio al marchio stesso. In questo caso non si applica il principio dell’esaurimento del diritto del marchio, ma, venendosi a creare un’interferenza con i diritti di esclusiva in capo al titolare, subentra la tutela che il nostro ordinamento riconosce a quest’ultimo.
La condotta del customizing è infatti ritenuta illecita in quanto contraffazione di marchio altrui sia sotto il profilo civile sia, con la sentenza n. 1459 del Tribunale di Udine del 3 ottobre 2018, sotto il profilo penale.
Se sotto il profilo civile questo orientamento non stupisce – d’altronde esistono tutti i presupposti per una pronuncia di contraffazione del marchio celebre: l’uso non autorizzato del marchio, lo sfruttamento della sua notorietà e il pregiudizio al titolare che vede altri approfittare degli sforzi economici e degli investimenti da lui sostenuti – sul piano penale la decisione del Tribunale di Udine, la prima in materia, è stata un’importante conquista per i titolari dei brand.
Infatti i giudici penali sono storicamente più restii a riconoscere il reato di contraffazione, complice in parte il fatto che non vi sono sezioni specializzate, a differenza della giustizia civile in cui vi è proprio una sezione specializzata in materia di imprese, e in parte la poca chiarezza delle norme del Codice Penale (“c.p.”).
Il caso affrontato dal Tribunale di Udine ha ad oggetto la produzione e commercializzazione di spille costituite assemblando bottoni originali che riproducevano i marchi di note maison di moda. Nel caso di specie i giudici hanno rilevato come il prodotto ottenuto assemblando i bottoni in questione fosse un articolo del tutto nuovo che, pur restando contraddistinto dal marchio riportato sui bottoni originali, non è prodotto o autorizzato dalla casa madre titolare di quel marchio e che, anzi, l’impiego di prodotti originali costituisce l’elemento materiale del reato. Pertanto, ad avviso dei giudici, la produzione e commercializzazione di queste spille integra il reato ex 473 c.p. (rubricato “Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali”) in quanto la presenza di marchi noti sui bottoni configura una violazione della fede pubblica – bene giuridico tutelato dalla norma – poiché idonei a ingannare i consumatori sulla provenienza imprenditoriale delle spille.
La sentenza compie un importante sforzo interpretativo del Codice Penale adattando l’articolo 473 c.p. a una fattispecie illecita nuova, quella del customizing appunto, che non rientra nell’impianto normativo del testo ma che, in quanto illecita, deve essere inquadrata in una norma del nostro codice.
Questa decisione è un importante conferma del fatto che oggi il nostro ordinamento tutela efficacemente, sia sul piano civile che penale, i marchi e i loro titolari anche nei confronti di condotte che, alterando il prodotto originale, cercano di sviare le norme poste a tutela dei medesimi.
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